Марката е имущество. Може да се продава, да се наследява, да се внася при преобразуване на дружество, да се залага и да се отдава за ползване срещу възнаграждение. В практиката си виждам, че точно тази страна на марката се подценява. Бизнесът минава през регистрация на марка, получава свидетелството и после години наред работи с нея, без да е уредил какво се случва при продажба на фирмата, при влизане на съдружник или при франчайз партньор в друг град.
В тази статия обяснявам двете основни сделки с марка, прехвърлянето и лицензията, какво да съдържа документът и защо само подписът между страните често не е достатъчен.
Прехвърляне: марката сменя собственика си
Прехвърлянето означава, че правото върху марката преминава изцяло от един притежател към друг. Най-честите случаи, с които се сблъсквам, са:
- марката е заявена на физическо лице, а трябва да премине към дружеството, което реално работи с нея
- продава се бизнес и купувачът иска името, логото и клиентелата, а не само активите
- дружеството се преобразува, влива се или се разделя и марката трябва да следва правоприемника
- съдружници се разделят и единият остава с марката
Важно е да се знае, че марката може да се прехвърли и отделно от предприятието. Тоест можете да продадете само марката, без да продавате фирмата. Възможно е и частично прехвърляне, само за част от стоките и услугите, за които марката е регистрирана. Това обаче е деликатна операция, защото ако двама различни притежатели останат с много близки стоки, се създава риск от объркване на потребителите и спорове в бъдеще.
Самият договор не изисква нотариална форма по правило, но изисква писмена форма и подписи на двете страни. Аз препоръчвам подписите да са нотариално заверени, когато сделката е между несвързани лица или когато сумата е значителна, защото това предотвратява по-късни твърдения, че подписът не е автентичен.
Защо вписването в регистъра има значение
Договорът действа между страните от момента на подписването. Спрямо трети лица обаче прехвърлянето поражда действие след вписване в Държавния регистър на марките към Патентното ведомство, съответно в регистъра на EUIPO за марка на Европейския съюз. Докато вписването го няма, за света навън собственик си остава лицето, записано в регистъра.
Последиците от невписване са напълно практични:
- новият притежател може да срещне затруднения да подаде опозиция срещу чужда сходна заявка или да предприеме действия срещу нарушител
- при проверка от банка, инвеститор или при due diligence марката ще изглежда чужда
- подновяването и кореспонденцията от ведомството продължават да вървят към стария адрес, а срокове се изпускат точно така
- при продажба на бизнеса купувачът ще поиска чиста верига на правата и липсващо вписване спира сделката
За вписване се подава искане до ведомството заедно с документа за прехвърляне и се плаща държавна такса. Процедурата е сравнително проста, когато документите са изрядни, и обратното, превръща се в дълга преписка, когато в договора има непълноти или данните на страните не съвпадат с тези в регистъра.
Лицензия: правото остава ваше, ползването е чуждо
При лицензията не продавате нищо. Оставате притежател, но разрешавате на друг да използва марката при определени условия. Това е основата на всеки франчайз, на много дистрибуторски и производствени схеми, както и на отношенията в група свързани дружества.
Когато преглеждам такъв договор, гледам задължително следните елементи:
- Обхват на стоките и услугите. Лицензията не може да е по-широка от регистрацията. Ако марката е за услуги на ресторант, не можете да лицензирате производство на бутилирани сосове, освен ако този клас не е включен.
- Територия и срок. Изключителна ли е лицензията за дадена област, или ще давате права и на други. Какво става след изтичане на срока с вече произведените материали.
- Контрол върху качеството. Това не е формалност. Ако лицензополучателят предлага слаба услуга под вашето име, щетата е за вашата репутация. Договорът трябва да ви дава право на проверка и право да прекратите при нарушения.
- Как изглежда марката. Задължение знакът да се използва във вида, в който е регистриран, без свободни преправки на цветове и пропорции.
- Възнаграждение и отчетност. Фиксирана сума, процент от оборота, минимален праг.
- Кой действа при нарушение. Ако трето лице копира марката, кой подава сигнал, кой поема разходите.
Лицензията също подлежи на вписване в регистъра и също действа спрямо трети лица след това. Има и още един аргумент за вписване: използването на марката от лицензополучател със съгласието на притежателя се зачита като използване от самия притежател. Това е съществено, когато някой поиска отмяна на марката заради неизползване, а вие разчитате на това, че партньорът ви я е ползвал.
Какво проверявам преди сделка с марка
Преди да подготвя документи, правя кратка проверка на състоянието на правото. Интересува ме дали марката е жива и платена, дали наближава подновяване, има ли висящи производства срещу нея, съвпадат ли данните на притежателя с актуалното състояние в Търговския регистър и има ли по-ранни вписани лицензии или залози. При по-широки сделки е полезно и проучване на марка за съседни знаци, за да се види дали купувачът не придобива право, което ще бъде атакувано.
След сделката остава текущата грижа. Срокове за подновяване, следене на новопубликувани сходни заявки, реакция при нужда. Точно за това съществува абонамент за марка, при който поемам наблюдението и ви сигнализирам, вместо вие да помните дати през годините.
Ако предстои продажба на бизнес, влизане на партньор или франчайз договор, изпратете ми номера на марката и накратко какво искате да постигнете. Ще ви кажа какво може да се направи с документа, който вече имате, и какво трябва да се допише, преди да се подпише каквото и да било.